※※ 涉外商标许可策略 ※※ 
                                                    樊晓倩

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摘 要

　　 随着市场经济的高度发展，知识经济的初见端倪，预示着现代经济社会生活将发生巨大的变化，每个现代人的日常生活和商标都建立一种千丝万缕的联系，品牌的知名度和美誉度在生产和交换中起非常重要的作用，品牌的价值日益突出，最终成为购买商品的竞争焦点和决定因素。涉外商标许可使用是商标权利人使用商标的方式之一，是商标权利人在财产权的自然延伸和具体体现，也是其财产权利的实现方式，商标涉外许可是市场经济高度发展和全球技术服务贸易发展的必然产物，它已成为国际上通行的一种制度。在中国，涉外商标许可制度仍处在发展和完善阶段。各国的商标相关法律只有最基本的法律条款，很难解决商标涉外许可出现的种种问题。本文试图通过对外国商标涉外许可的实际经验，结合我国企业的国际化发展趋势，总结在现行的商标法律制度下，涉外商标许可人和被许可人应如何推进我国企业涉外商标许可法律制度的进程, 增强企业的国际竞争力，开拓国际市场，融入全球经济一体化进程，力争成为世界知名企业。

关键词： 诉讼地位 共同许可 质量监督 特殊许可

绪言

　　商标是消费者购买商品的主要识别标志，每个现代人的日常生活和商标都有一种千丝万缕的联系。品牌的知名度和美誉度在生产和交换中起非常重要的作用，品牌的价值日益突出，最终成为购买商品的竞争焦点和决定因素。
　　商标许可是注册商标权利人（即许可人）允许他人在一定期限内和范围内使用其注册商标，使用许可关系即当事人双方为实现各自的经济利益，通过签订商标许可合同建立的一种权利义务关系。在使用许可关系中，商标权人或其授权的为许可人，另一方为被许可人。许可关系建立以后，许可人并不丧失商标权，被许可人只取得使用权。涉外商标许可是指许可人或被许可有一方当事人是外国企业或个人。依照国际惯例，商标许可有三种形式：独占许可形式、排他许可形式、普通许可形式，在各国的商标实务和国家贸易中，商标许可合同往往不是单独订立的，而是与技术许可合同、专利权许可合同并在一起，订立系列合同。
　　商标许可是商标权利人使用商标的方式之一，是商标权利人在财产权的自然延伸和具体体现，也是其财产权利的实现方式，商标许可是商品经济高度发展和全球技术服务贸易发展的必然产物，现在已成为国际上通行的一种商标制度。然而，商标许可制度还处在发展阶段，各国的商标相关法律只有最基本的法律条款。本文试图通过各国涉外商标许可的实际经验，结合我国企业的国际化发展趋势，总结出涉外商标许可的策略，作为我国企业的借鉴和参考。
　　1. 共同注册人的商标许可
　　在我国《商标法》2001年修订前，商标注册人必须是依法成立的企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙以及符合规定的外国人或者外国企业。新《商标法》第5条规定：“两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标，共同享有和行使商标权，这是共有商标权第一次被规定在《商标法》中。
　　共有本来是物权法中的概念，所谓共同共有是指两个以上的人，对全部共有财产不分份额地享有平等的所有权。根据民事法律的精神和原则及商标整体的不可分割性，笔者认为这个商标的性质是共同共有，共同共有的各商标权人对其共有的商标平等地享有不可分割的权利，作为共有商标并没有被划分为若干分额时，共有商标权应当视为共同共有。按照民法的基本理论，共同共有是基于一种共同关系而形成的，这种共同关系就是个共有人必须共同向商标局申请商标注册或共同受让而成为共同商标权人。在商标实践工作中，现在二个以上的自然人共同拥有一个商标，已屡见不鲜。如果这个共有的商标许可给别人使用，是否需要共同注册所有人均在许可协议上签字，还是部分许可人或选出的代表同意签字即可，目前的规定没有明确写明。
　　商标的许可使用不仅直接影响到该商标的使用地区、期限，关系到商标的信誉，而且会涉及到共有人的利益。对此如不加以限制，每个共有人从个人利益出发，难保不滥用商标许可，甚至出现许可商标的地区、范围及利益归属超出共有人之间的相互约定，导致新的争议和纠纷。在这种法律关系下，共同注册人应全部签字表示同意，或选出代理签字同意。作为被许可方，本着谨慎的原则，应确保共同注册人全部同意商标许可。
　　2. 商标的国外注册
　　在商标涉外许可的过程中，如果发现商标在国外已被抢注，自己的权利受到侵犯或者有妨碍之虞，企业应当及时主张权利，积极采取措施，利用法律手段进行救济，以免罹于时效而丧失权利的救济途径。
　　我国的驰名商标、著名商标之所以被他人抢注，究其原因仍然在于国内企业的知识产权意识问题。据报道，我国曾有近100个商标在日本被抢注, 有近200个商标在澳大利亚被抢注。中国的企业到2002年底通过商标国际注册马德里系统到其他国家的所有国际注册申请共有2450件， 但在世界知识产权组织2002年的国际商标注册报告中，我们发现如下一列数据：在2002年提交国际商标申请数量最大的用户来自德国、法国等，这些国家在2002年一年的申请量比中国从1989年10月4日加入商标国际注册马德里系统到2002年12月31日这13年中中国企业所有的马德里商标国际申请的总和还要多, 这的确值得我们中国的制造业企业深思。目前世界上大多数国家都采取“注册在先”的原则，即谁先在该国注册商标，谁就拥有商标的专用权并得到该国的法律保护。
　　中国许多企业对于作为知识产权之一的商标权问题没有给予足够的重视，观念中仍然没有将自己的商标作为企业的无形财产，不认为是一种可以保值增值的知识财产。对产品出口目标国的知识产权状况跟踪不足，往往是在产品出口到该国而被人提起侵权诉讼告上法庭后，才知道自己的驰名商标被他人抢注。根据巴黎公约的规定，对于驰名商标各个缔约国都应加以特别保护，所以在商标涉外许可的过程中，如果作为许可人发现自己商标在将要许可的国家已注册了，驰名商标的权利人可以在其被抢注后的五年内，向抢注国的商标管理机构提出撤消请求。然而，很多时候我国的厂商都是在他人抢注行为发生的五年之后才发现该项事实，使得我们的撤消请求无法得到当地商标管理机构的支持而败诉。无形中我国厂商的驰名商标就被他人在国际贸易中淡化了，严重损害了该驰名商标的价值。所以，商标权利人应在法定期限内,积极主张权利。
　　3． 被许可人的诉讼地位
　　根据1999年发布的〈关于执行《中华人民共和国商标法》的若干意见〉的规定，在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。一些发达国家的商标法都有类似相关的规定。如《欧洲共同体商标条例》第22条3、4款规定，在不影响商标许可合同规定的情况下，被许可人只有取得商标所有人的同意，才可以对侵犯共同体商标的行为提起诉讼。但是，在正式催告商标所有人后，商标所有人本人未在适当的期限内提起诉讼的，独占许可商标所有人可以提起诉讼，被许可人为了获得损失赔偿，应有权参与共同体商标所有人提起的商标侵权诉讼。
　　4． 商标许可备案
　　商标许可合同备案制度是中国商标法律制度的组成部分，是法律赋予工商行政管理机关对商标许可进行监督、管理的一项行政管理措施，对保护商标专用权，保护消费者利益有着十分重要的意义。通过合同备案存查程序，工商行政管理机关能够监管许可人和被许可人使用注册商标的产品质量情况，最大限度地保护消费者的利益，维护市场经济秩序。
　　《商标法》和《商标法实施细则》规定：商标许可合同应当由许可人报商标局备案。上述法律条款规定"由许可人报送商标局备案"，把报送商标许可合同备案的责任和权利确定给了许可人，而非被许可人。所以，中国企业在涉外商标许可作为被许可人和许可人签订商标许可合同后，应确保许可人在一定期限将许可备案。
　　综上所述，在我国商标许可备案是强制性的规定。许可人和被许可人的许可合同签订后，应及时在国家商标局备案。而且在办理备案后，如果在合同履行的过程中，变更使用许可的商品范围和期限时，还需要重新报送合同备案，及时更新信息。这样一来，有利于商标管理机关监督管理商标的合法使用和产品质量，维护许可人和被许可人双方的权益。
　　5． 质量控制和管理
　　采取有效措施，严格监控被许可人使用该注册商标的商品质量。商标许可作为一种战略措施，其成败关键主要取决于对许可使用商品的质量监控，许可他人使用商标即意味着把商标信誉寄附于被许可人的行为和提供的商品之上。消费者对许可人使用其注册商标的商品质量和被许可人使用注册人注册商标的商品质量有着基本相同的标准，这就要求许可人在履行合同是实际采取措施监督对许可人生产的产品质量。否则，会给许可人和被许可人会带来严重后果，不仅可以导致该商标许可无效，而且会因违反《商标法》的第45条的规定而导致该注册商标被撤销，“使用注册商标，其商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的，由各级工商行政管理部门分别不同情况，责令限期改正，并可以予以通报或处以罚款，或者由商标局撤销其注册商标”。
　　所以，双方在签订合同后，权利人应定期或不定期监督检查合同的执行情况，了解控制产品的整个流通渠道，以保证合同得到双方真正有效地全面履行。许可人应成立专门的机构和人员，对被许可人的生产经营活动进行全方位、全过程的跟踪和管理，对一些特殊商品，许可人可以将原材料的采购、产品配方、技术诀窍等商业秘密控制在自己手中，以最大限度地减少商标许可所带来的风险。例如，美国可口可乐公司开始进入中国市场时，允许虽然被许可人免费使用其商标，但同时也规定我国企业（被许可人）必须购买其提供的原装可可口乐浓缩原料。与此同时，可口可乐派出质量检查员，保证各地的灌装产品与该公司的原装产品在质量和特色上保持一致。
　　6． 知识产权海关备案
　　企业无论作为商标许可人或是被许可人，在涉外贸易活动中，办理知识产权海关备案是保护商标免遭侵权的有利途径之一。
　　知识产权海关备案是指知识产权权利人（包括著作权人、商标注册人、专利权人及著作权、商标权、专利权的专有使用许可的被许可人）向海关提供有关知识产权的权利状况、权利人的联系方式、合法使用知识产权情况（如授权许可使用情况）、侵权嫌疑单位、有关图片和照片等信息，海关总署准予备案的，发给知识产权海关保护备案证书，即完成了海关备案手续。
　　我国的知识产权的海关保护，是海关为了维护正常的社会经济秩序和公共利益，依法在边境制止侵犯受国家法律和行政法规保护的知识产权的货物进境或者出境的措施。与进出境货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的知识产权，包括商标专用权、著作权和专利权，在进出口贸易中都可以获得海关保护，这对于在国际市场上深受假冒伪劣困扰的企业，尤其是产品出口型企业来说，这就在知识产权的有效期限内，为自己的产品上一个长期安全的保险。
　　目前我国的大部分企业知识产权的自我保护意识还非常淡薄。据上海海关负责人介绍，目前，上海有效注册的商标数量为63642件，而在海关总署备案的上海企业商标只有236件，仅占上海注册商标总数的0.37％。众多拥有自主知识产权的企业因不懂得自我保护，而深受假冒侵权之害。
　　7． 许可和转让的竞合
　　商标许可人在商标使用许可合同履行期间，未通知被许可人，也未办理任何手续，就将其注册商标转让给第三者，反过来由第三者告被许可人侵犯其注册商标专用权。
　　按照《商标法》相关解释的规定，注册商标的转让其实是不影响转让前已经生效的商标使用许可合同，另有约定除外。许可使用的商标所有权发生转移的，所有先前签订的许可合同仍然有效，不能因为商标权人的变更而否定其效力，应当按照合同的约定继续履行。因为如果新商标权人不承认原商标权利人与他人签订的商标许可合同，这显然不利于已有的商标许可合同关系的稳定，可能损害被许可人的合法权益。同时也规定了除外的情况，即商标许可合同对此另有约定的，依照该约定执行。也就是说，原来的商标许可合同约定一旦商标转让，那么商标许可合同就自动终止等条款的，应当按照该约定处理。这充分体现了当事人约定优先的原则。但在许可过程中需要注意的事项是，被许可人和该商标受让人应及时重新签订合同，重新报送合同在国家商标局备案，避免纠纷。
　　8． 慎重选择被许可人
　　慎重选择被许可人，准确把握商标许可形式。商标权利人要对被许可人的主体资格、资金信用、经济状况、发展前景等事项进行严格的审查，以确保商标许可合同的履行，对许可人来说，最好的保护方法还是了解被许可人，至少对被许可人的能力和意图有足够的信心。同时针对独占、排他及普通许可这三种形式的内容和特点，综合考虑各方面的因素后，选择符合自身实际的许可形式。
　　9．集体商标和证明商标
　　集体商标不能准许本组织以外的成员使用，证明商标的权利人与它所证明的商标和服务项目的经营人不能是同一个人。
　　集体商标是指由工商业团体、协会或其他集体组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织的成员资格的标志。证明商标是指由该组织以外的单位和个人使用其商品或服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或其他特定品质的标志。集体商标和证明商标的性质不同于一般的商品和服务标志。集体商标归集体商标成员使用，其使用条件和侵权责任由章程规定，他人不得使用，也不得许可他人使用。至于证明商标，它是用来证明商品及服务质量，其注册人负有严格把关、监督商品质量的义务。
　　总之，成功打造像美国、日本国那样家喻户晓的品牌，中国绝大多数企业还有很长的一段的路要走。除了像海尔、联想这样的中国国内各自产业的龙头企业有实力将"走出去"战略的雄心壮志付诸行动外，很少有其他中国公司的风机 高剪切乳化机 实验室乳化机 空气过滤器 静态混合器 汽水混合器 净化空调 乳化机企业宣传能够在欧洲或美国市场取得很大的进展。以联想集团为例，虽然联想已经成为了中国大陆地区最大的个人电脑制造商，但其海外销量在其总销量中所占的比重仅有7%。联想正筹划着大规模的海外动作，并将从香港开始立足，随后将销售网络推向整个西方世界。联想的目标是到2006年将海外销售额在全年营销收入中所占比重提高到25%。
　　中国入世后，按照市场准入的原则，更多的国外知名产品涌向中国市场，而按照权利义务对等的原则，我们也有更多的机会出口中国的产品。商标是现代企业发展的护身符，对商标许可人来说，应从战略的高度认识商标许可的性质，不能为获取一时之利而随意发放许可，同时需要加强对商标的自我救济保护意识，使品牌这个无形资产不断增值，使企业始终处于不败之地。而对被许可人来说，也应从战略的高度把握好对他人商标的使用，及时地利用知名品牌的信誉来促进自身发展，但是不能长期满足于使用他人商标，应积极利用商标许可使用这种方式，树立自身形象，“名”利双收。