专利代理机构可否同时代理不同申请人

就相同的技术内容申请的专利

                                                                 易钊

在2000年全国专利代理人资格考试“与专利有关的法律基础知识”一卷中，有一道这样的选择题：

     21.以下哪些说法是正确的？

     A.专利代理人不得同时在两个以上代理机构从事代理业务。

     B.专利代理人不得私下接受当事人的委托，从事专利代理业务。

     C.专利代理人在脱离专利代理工作后二年内，不得申请专利。

     D.专利代理人不得同时对有利害关系的双方就同一内容的专利事务进行代理。

     显然，其中A、B正确，C不正确(因为规定的期限是一年而不是二年)，那么D呢？在《专利代理条例》第十条中规定：“专利代理机构接受委托后，不得就同一内容的专利事务接受有利害关系的其它委托人的委托”。在《中华人民共和国律师法》中也有类似的规定，即第三十四条，“律师不得在同一案件中，为双方当事人担任代理人”。根据《专利代理条例》第十条的字面意思，D也是正确的，但是在实务操作中，笔者发现所述“有利害关系的其它委托人”不应包括就同样的发明创造申请专利的在后申请人，所以D并不完全正确。

     在专利代理过程中，同一代理机构很可能会碰到两个或多个申请人(单位或个人)分别就同样的发明创造申请专利的情况。这里所说的同样的发明创造，是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同，且预期效果相同；或者两个外观设计的图片或照片内容相同。对于同一个代理机构，假设甲是在先委托人，乙是在后委托人，如果在乙要求委托时，甲申请的专利已由专利局公告或公布，则代理机构完全可以而且应该将这一事实明确告知乙，并说明其技术方案已丧失新颖性而不可能获得授权，或者即使获得授权(例如申请实用新型时)也没有实际的保护效果。如果此时甲申请的专利还未通过任何形式公开，则代理机构应如何处理呢？由于受《专利代理条例》第十条规定的影响，多数人认为应拒绝代理，通知乙另行委托其它代理机构。然而，在具体的实务操作中却没有这么简单。

     首先，申请人通常会在正式委托之后才会将其拟申请专利的资料交给代理机构，所以代理机构要在签了委托合同之后才能了解到在后申请人乙想要申请的专利的技术内容。

     其次，在专利代理机构中虽然有统一的案卷管理、撰写质量检查及其它协作制度，但两个申请人先后交来的申请资料通常存在差别，且各代理人之间相对比较独立，各个代理人的撰写思路和习惯存在差别，因此，如果委托的不是同一代理人，就很难在撰写完成之前发现甲乙二人所要申请的是同样的发明创造。

     第三，《专利代理条例》第二十三条规定，“专利代理人对其在代理业务活动中了解的发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保守秘密的责任”，可见，代理机构和代理人有对甲和乙分别负有保密义务，即使发现甲乙二人申请的是同样的发明创造，也不能将这一情况告诉甲乙二人中的任一方，如果将甲已在先申请了专利这一事实告知乙则违反了其与甲之间的保密约定，如果将乙准备就相同技术内容申请专利这一事实告诉甲则违反了其与乙之间的保密约定。

     由上述原因可知，代理机构至少要在签订了委托合同之后、可能还要在完成了撰写工作之后才能发现甲乙二人申请的是同样的发明创造，如果代理机构不说明甲已在先申请了专利这一情况而拒绝代理乙的申请，则要承担无故解除委托合同的违约责任；如果代理机构以甲已申请了同样的专利作为拒绝委托的理由，则违反了其与甲之间的保密约定。所以，代理机构将处于一种两难情况，如果不允许其同时作为甲乙二人的代理，则不能合法地拒绝在后申请人乙的委托。

     另外，在专利申请过程中，甲乙两个申请人并没有即时的利益冲突，即使有甲的在先申请，乙仍有就同样的内容申请专利的权利，甲的在先申请可能因撤回、驳回等原因而一直未公开，从而不会对乙构成抵触申请，所以乙的申请并非完全没有获得授权的机会。代理机构的职责是根据申请人提供的材料撰写出合格的专利申请文件，并在需要时根据审查员的意见进行相应的补正、修改及意见陈述，为每一个委托人争取获得授权的机会。

     因此，笔者认为对《专利代理条例》第十条应作一种限制解释，将其中的“有利害关系的其它委托人”理解为专利权属纠纷、专利转让纠纷、专利许可纠纷、专利侵权纠纷、宣告专利权无效等程序中有即时利益冲突的当事人或第三人。不应包括就同样的发明创造委托同一代理机构申请专利的委托人。如果两个申请人就同样的发明创造委托了同一代理机构来申请专利，代理机构最好安排不同的代理人来独立处理整个申请程序。如果在专利申请过程中或专利授权之后，甲乙二人之间就该同样的发明创造发生了专利权属纠纷、专利转让纠纷、专利许可纠纷、专利侵权纠纷等，则此时应适用《专利代理条例》第十条，而且，为了公平起见，代理机构最好不要再做任一方的委托代理人。