深圳市知识产权许可操作指引

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深知[2008]164号

各有关单位：

为维护深圳企业、高校、科研院所等有关主体在知识产权许可过程中的合法权益，减少、降低知识产权许可活动的经济与法律风险，促进技术创新与产业发展，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》及有关法律法规的规定，我们制定了《深圳市知识产权许可操作指引》。现予以印发。

特此通知。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇八年九月二十四日

第一章      总则

第一条【宗旨】为促进知识产权的有效运用，提高知识产权收益能力，减少、降低在知识产权许可活动中的经济与法律风险，根据国家有关法律、法规，结合深圳实际，制定本指引。

第二条【使用参考】本指引供个人、企业、高校、科研院所等公民、法人及其他组织参与知识产权许可活动时参考使用。

第三条【定义】本指引中下列特定用语的解释：

（一）知识产权许可，是指许可方将所涉知识产权授予被许可方按照约定使用的活动，简称许可；

（二）许可方，是指有权授予被许可方按照约定使用所涉知识产权的权利人；

（三）被许可方，是指与对方协商或已经获得许可使用所涉知识产权的主体；

（四）分许可，是指被许可方在一定条件下以自己的名义许可第三方使用所涉知识产权的活动；

（五）交叉许可，是指两个或两个以上的知识产权权利人在一定条件下将各自的知识产权授予对方使用的活动。

第四条【分类】许可一般有如下类型：

（一）独占许可，即除被许可方可以按照约定独占的使用有关知识产权外，包括知识产权权利人在内的任何第三方均不能使用该知识产权的活动；

（二）排他许可，即除许可方和被许可方可以按照约定使用有关知识产权外，任何第三方均不能使用该知识产权的活动；

（三）普通许可，即被许可方按照约定使用有关知识产权，许可方仍可以许可第三方使用该知识产权的活动。

第五条【法律适用】专利强制许可、专利实施许可合同备案、商标使用许可合同备案、特许经营合同等国家法律法规有强制性规定的，适用有关规定。

第二章      一般性指引

第六条【商业利益原则】进行许可谈判的，欲接受许可的主体尤其应当明确自身的商业利益、商业地位和商业目的，从而在许可过程中抓住重点，实现收益最大化。

第七条【保密原则】与对方沟通许可事宜前，应当签署书面的相互保密协议。

企业、科研院所等进行专利权许可、软件许可的，尤其应当注意审核相互保密协议中的保密信息范畴、保密义务内容、保密期限等条款。

第八条【资质审查】与许可方谈判前，应当核实所涉知识产权的权属，审查许可方的资质和履约能力，评估所涉知识产权的价值。

第九条【组建团队】进行谈判的，一般应当在谈判前组建谈判团队。

一般而言，谈判团队中应当有技术人员、知识产权法务人员和商务决策人员。

第十条【材料准备】谈判团队应于谈判前收集、熟悉与本次许可相关的资料，明确自身的优势和劣势，构思谈判中可能用到的扬长避短的方法。

第十一条【书面形式】知识产权许可应通过双方签署书面合同进行。

第十二条【提供合同文本】实践中，供双方谈判的许可合同文本一般均由许可方提供，知识产权权利人应有意识的提高合同撰写能力，拟制高质量的合同文本。

知识产权法务能力较强的被许可方可以首先争取采用自己的合同文本作为谈判基础。

第十三条【制定策略】双方商定合同谈判文本后，谈判团队应当尽快确定双方的分歧点，制定解决分歧的策略，设计确定最优方案、次优方案和底限方案。

第十四条【竞争原则】被许可方接受许可时可考虑采用竞争性谈判等策略，有意识的通过引入许可方的竞争对手等方法施压于许可方，力争以更少的成本达到既定目的。

第十五条【记录保存原则】双方应妥善保存往来的会议纪要、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子交换数据和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的材料。

重要的许可，每次谈判时都应有会议纪要并应于该次谈判结束时由双方到场人员签字确认。

第十六条【规划谈判程序】实践中，双方通常先进行技术谈判，然后进行知识产权法务和商务谈判。

被许可方应结合既定策略详细规划谈判步骤、应对理由、妥协程序等。

第十七条【技术谈判】技术谈判是决定许可范围、产品销售地域、许可费率乃至本次许可能否达到商业目的的基础。

重要许可的技术谈判，被许可方应当指派既熟悉知识产权又精通技术的人员进行。

第十八条【知识产权谈判】许可合同文本中应当重点研究的知识产权内容如下：

（一）定义条款；

（二）知识产权许可条款；

（三）保密条款；

（四）知识产权瑕疵担保条款；

（五）知识产权归属条款；

（六）知识产权侵权责任条款；

（七）争议解决条款。

第十九条【定义条款】定义条款是界定许可合同中特定用语涵义的条款，常为合同第一条。

一般而言，定义条款中应当研究许可知识产权、许可产品、许可地域等内容。

被许可方可以就有关定义是否满足研发、销售范围、风险防御等需求对有关定义提出具体修改意见。

第二十条【知识产权许可条款】许可方均在知识产权许可条款中明确其授予被许可方何种权利及利益。

一般而言，许可方授予的非独占、非排他、特定期限、特定地域的普通许可可以满足被许可方的需求。若实际情况特殊，被许可方应当提出相应主张。

许可方在此条款还会列出限制行为，如禁止删除或修改许可方知识产权标记、禁止反向工程、禁止将所涉知识产权单独销售等，被许可方可根据实际情况做出判断。

第二十一条【保密条款】对于重要的许可，可在合同中约定下列保密内容：

（一）双方已经签署的相互保密协议适用于本次许可；

（二）双方在讨论、订立及履行本合同中的有关事宜、本合同的内容、本合同的存在均应视为保密信息加以严格保密；    

（三）未经对方事先书面同意，任何一方不得发布新闻会议、在自身网站进行相关报道或者宣称对方为自己的客户等；

（四）其他根据本次许可应当明确约定的保密事项。

第二十二条【知识产权瑕疵担保条款】被许可方应当要求许可方承诺，在许可方明知或应知的情况下，其授予许可的知识产权不侵犯特定地域范围内的第三方知识产权，否则，责任由许可方承担。

为进一步明确责任，被许可方还应与许可方订立更为明确、细致的责任条款。

第二十三条【知识产权归属条款】许可方通常会明示其授予许可的知识产权均归许可方及其权利人所有，并不因此次许可而发生任何变更。

对于某些许可，被许可方需要进行技术修改、改进的，被许可方可以争取这部分技术方案的知识产权归自己所有。

第二十四条【知识产权侵权责任条款】根据许可费支付情况和商业惯例，被许可方可以要求许可方承担由于其提供的知识产权瑕疵而导致的一切侵权责任。

双方应当根据商务地位和实际情况就知识产权责任是否有限额及上限是多少进行谈判。

许可方一般会列出其免责的情形，如其不对间接损失、机会损失等承担责任。

第二十五条【争议解决条款】双方应当明确约定许可合同适用哪国法律，一般而言，应当选择最有利于自己的国家法律。选择适用法律时，应当注意合同的内容与法律的规定是否相配，在发生争议时法律的运用、解释与案例等是否有利。

双方应当同时明确有关本合同的争议由何机构进行管辖。

国内纠纷的，从地点上考虑，可以选择在中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会或深圳仲裁委员会仲裁。

涉外纠纷的，出于对费用、效率、语言等因素的考虑，许可方或被许可方可以选择在中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会或深圳仲裁委员会仲裁；若无法说服对方，许可方或被许可方可以选择在香港国际仲裁中心或新加坡国际仲裁中心等机构进行仲裁。

第二十六条【商务谈判】许可合同文本中应当重点协商的商务内容如下：

（一）交付条款；

（二）许可费及支付条款；

（三）销售报告与预测条款；

（四）知识产权审计条款。

第二十七条【交付条款】双方应对有关知识产权的交付时间、交付内容、交付形式和交付费用等做出全面明确的约定。

第二十八条【许可费及支付条款】实践中，大部分被许可方都是需要支付许可使用费的。一般而言，许可费用应当是阶梯式收取且有上限，被许可方应尽可能通过有效谈判降低许可费用。

涉外知识产权许可，因被许可方还需报外汇部门和税务部门审批款项，合同中应约定足够的付款时间，以免违约。

第二十九条【销售报告与预测条款】一般而言，约定被许可方按季度提供销售报告较为合理。

双方应当根据实际情况协商季度报告必须记载的事项，实践中，被许可方通常会报告销售数量和应付费用两项。

因备货、运输等原因，许可方有时会要求被许可方提前预测下季度销售情况，被许可方应根据实际情况判断，如若同意，则应当明确约定该种预测报告仅供参考，并无法律约束力。

第三十条【知识产权审计条款】实践中，被许可方应当同意许可方聘请独立第三方的会计师事务所审计被许可方。

根据惯例，此种审计一年不得超过一次，每次审计时应提前三十日书面通知被许可方。

双方应当根据实际情况协商审计结果与销售报告之间出现微小误差、明显漏报、故意瞒报等情况的处理办法。

第三十一条【合同的生效】实践中，双方常约定各自授权代表签字并盖章后许可合同生效。

重要的合同，双方授权代表应当对合同文本进行页签。

第三十二条【签署补充协议】许可合同履行过程中，若出现双方未考虑到或未约定的事宜，此时双方应当签署书面协议，作为对本次许可合同的有效补充。

第三十三条【合同终止】在许可期限届满或出现其他约定合同终止的事由后，许可合同终止。

在许可合同终止后，被许可方应当约定其有权销售集成了许可方知识产权的库存产品。

第三章 专利权许可指引

第三十四条【许可方式】专利权的性质和特征等因素决定专利权许可一般通过被许可方将有关技术方案集成到产品中并销售有关产品的方式进行，许可方一般会向被许可方收取许可费。

第三十五条【定义条款】被许可方对专利权许可合同文本应当重点审核如下内容:

（一）标准。基本专利权的许可会涉及此定义，主要用于明确所许可的专利权与哪些标准相关。被许可方应当审核其产品所使用的标准是否列入其中；

（二）许可专利权。即许可方许可给被许可方使用的专利权的范围，可在附件中列举或约定为“符合某项标准的专利权”；

（三）许可产品。较常见的定义为被许可方使用了许可专利权的产品；

（四）销售额。即许可产品销售收入；

（五）净销价。即销售额减去成本等抵扣项后的许可费计算基础。

此五个定义为层层递进的关系，每一个定义的细微变化均会引起其他定义范围的变化，双方应尤其注意。

第三十六条【使用主体】被许可方应当根据实际情况确定使用主体的范围，必要时应当约定自己的关联公司等也有权使用该许可专利权。

第三十七条【专利权许可条款】被许可方应当约定其对许可专利权享有制造、使用、许诺销售、销售、进口等权利。

被许可方应当根据自身销售渠道等实际情况判断是否需要获得分许可权利。

第三十八条【技术支持条款】因涉及有关技术方案的修改、改进、移植、嵌入等因素，双方应当就许可方提供技术支持的响应时间、支持方式、支持费用等做出约定。

第三十九条【专利权瑕疵担保条款】许可方通常会明示其不承担由于被许可方自身修改等行为、被许可方将所涉知识产权与其他技术方案结合使用、被许可方不使用或拒绝使用许可方提供的升级技术等情况而造成的知识产权瑕疵责任。

第四十条【专利权侵权责任条款】许可方承担侵权赔偿责任时，被许可方还应要求其对所授予的知识产权进行改进、更换等以使被许可方可以继续使用有关技术方案。

较为强势的被许可方还可要求，若许可方通过前述活动仍不能使被许可方合法使用有关技术方案，则许可方应当退回已支付的全部许可费用。

第四十一条【豁免条款】合同中应当约定许可方豁免被许可方及其客户在本合同签署前使用许可专利权而产生的责任。

第四十二条【专利交叉许可】交叉许可中，双方应当考虑中国销售地域、使用地域等因素，并据此谈判有关许可费用。

第四章 著作权许可指引

第四十三条【著作权许可】著作权形式的多样决定了实践中软件、文字作品、音乐作品、图片作品等许可的出现。

    著作权许可中较为复杂的是软件许可。

第四十四条【定义】常见的软件许可的类型一般为：

（一）试用许可，即以测试技术性能等为目的，许可方授予被许可方在特定期限内使用其软件的活动，如试用杀毒软件；

（二）自用许可，即以家庭或商务办公使用为目的，许可方授予被许可方使用其软件的活动，许可方一般不提供源代码，如使用WINDOWS系统；

（三）外发许可，即以销售集成了许可方软件的被许可方产品为目的，许可方授予被许可方使用其软件的活动；

根据被许可方是否修改或改进所涉软件，可将外发许可分为集成外发许可（如终端设备供应商适当修改有关软件的源代码以便技术适配集成）和转售外发许可（如计算机硬件供应商在中国销售产品时应预装某些正版软件）。

第四十五条【许可概述】软件试用许可和软件自用许可相对简单。除本章所述外，软件集成外发许可可以参考专利权许可进行。

第四十六条【验收与技术支持】验收是保证软件质量的重要手段，被许可方对于非通用成熟的软件应当在合同中明确约定验收标准和验收方法。

双方还应当约定许可方提供技术支持的方式、方法、费用、响应时间及技术问题不能解决的处理办法等。

第四十七条【源代码保管】涉及提供源代码的软件许可，双方应当约定如何对源代码进行保存保管，被许可方应谨慎合理的使用有关源代码并尽到保密义务。

第四十八条【试用许可】在软件试用许可中，被许可方应当关注许可期限、使用方式（如是否允许修改）等是否满足需求。

第四十九条【自用许可】在软件自用许可中，许可方一般都提供格式条款，被许可方可以关注使用方式等条款（如为单机许可还是浮动许可）。

第五十条【点击许可】企业在发放软件许可时，一般会根据实际情况提供电子版本的点击许可条款供相对方选择或者提供纸件的许可证供相对方审阅。

第五十一条【集体组织】音乐作品、文字作品等权利人应当注重与著作权集体组织的沟通联系，并可通过著作权集体组织行使许可等权利。

第五章 商标权许可指引

第五十二条【许可方式】注册商标的内容是经过审查后核准注册的，这决定了被许可方只能严格按照核准内容在约定的范围内行使有关权利，被许可方一般不得擅自修改所涉商标。

第五十三条【合同条款】商标权许可合同应当包括如下内容：

（一）许可使用的商标及其注册证号；

（二）许可使用的产品范围；

（三）许可使用期限；

（四）许可使用商标的标识提供方式；

（五）许可方对被许可方使用其注册商标的产品质量进行监督的条款；

（六）在使用许可方注册商标的产品上标注被许可方的名称和产品产地的条款。

第五十四条【提供商标】许可方应当提供可供被许可方下载商标样式的网址或者在附件中列明所涉商标样式供被许可方按照约定使用。

第五十五条【商标权瑕疵担保】商标的直观性决定了被许可方应当要求许可方承诺使用了所涉商标的被许可方产品不侵犯目标市场国的第三方商标权。

第五十六条【商标权侵权责任条款】北美、欧洲等地有严格的商标权海关边境保护措施，对于某些具有特定时效性的产品，被许可方应当要求许可方担保有关产品不会因涉嫌商标侵权而被查处扣押，若有关产品被采取相应强制措施，许可方应当赔偿被许可方由此造成的一切损失。

第五十七条【产品质量保证条款】被许可方应当保证使用所涉商标的产品质量。许可方应当监督使用了所涉商标的被许可方有关产品的质量。

OEM、ODM等模式中，许可方尤其应当通过一系列措施控制被许可方所涉产品的质量。

第五十八条【销售国法律遵从】被许可方应当遵从销售市场国家关于商标标识和标注等方面的法律强制性要求，被许可方应当核查合同内容是否符合销售市场国家的法律要求。

第六章 附则

第五十九条【其他知识产权许可】集成电路布图设计、商业秘密等知识产权许可参照本指引进行。

第六十条【参考使用】本指引从发布之日起供有关主体结合实际情况参考使用。

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